[디자인등록]

경쟁업체의 디자인등록 이의신청을 방어하여 등록디자인 유지 결정을 이끌어 낸 사례

'업무분야' 

 IP 자문 및 송무

가.  사건 개요

1) 필이 대리한 당사자

디자인권자(포장 디자인을 등록한 제조·판매 회사, 이하 ‘의뢰인 회사’)

2) 이 사건의 사실관계

의뢰인 회사는 자사 제품의 포장박스에 관하여 디자인등록을 마쳤습니다. 그런데 등록 이후 경쟁업체가 지식재산처에 위 등록디자인에 대한 이의신청을 제기하였습니다.

경쟁업체는 이의신청 취지로 의뢰인 회사의 등록디자인을 취소해달라고 주장하면서, 자신이 온라인에서 판매 중인 제품의 포장 디자인을 이 사건 등록디자인과 대비되는 비교대상디자인으로 제시하였습니다.

경쟁업체의 주장 근거는 다음 세 가지였습니다. 

① 의뢰인 회사의 등록디자인이 위 비교대상디자인과 그 지배적인 특징이 유사하다는 점, 

② 등록디자인 출원 전에 이미 공지된 디자인과 동일 또는 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항에 따라 등록이 취소되어야 한다는 점, 

③ 타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있어 같은 법 제34조 제3호에 의해서도 등록이 취소되어야 한다는 점이었습니다.

나.  필의 전략적 대응

의뢰인 회사는 이의신청 대응을 법무법인 필에 의뢰하였습니다. 필은 이 사건의 핵심 쟁점이 단순한 디자인 유사 여부가 아니라, 경쟁업체가 제시한 비교대상디자인 자체의 출처와 의뢰인 회사의 신규성 상실의 예외 주장이 인정되는 범위에 있다고 보았습니다. 이에 필은 다음과 같은 사정을 중심으로 지식재산처에 이의신청이 이유 없다는 점을 적극적으로 소명하였습니다.

• 의뢰인 회사가 등록디자인 출원 전에 스스로 공개하였던 선행 디자인은 디자인보호법상 ‘신규성 상실의 예외’ 규정에 따라 이 사건 등록디자인의 신규성을 부정하는 근거가 될 수 없다는 점
• 경쟁업체가 제시한 비교대상디자인은 의뢰인 회사가 자신의 공식 홈페이지 및 온라인 판매채널을 통해 스스로 먼저 공개하였던 선행 디자인들로부터 유래한 것으로서, 오히려 경쟁업체 측이 의뢰인 회사의 디자인을 모방한 것이라는 점
• 경쟁업체의 제품은 출시된지 약 1개월에 불과하므로 제품이나 표장이 일반 수요자 사이에서 현저하게 인식될 정도에 이르렀다고 볼 수 없어 타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인에 해당한다고 보기 어렵다는 점

다.  결과 및 의미

지식재산처는 위와 같은 사정을 종합적으로 고려하여 경쟁업체의 디자인등록 이의신청은 이유 없다고 보아 이를 기각하는 결정을 하였고, 이에 따라 의뢰인 회사의 등록디자인은 유지되었습니다.

이 사건은 디자인권자가 자신의 디자인을 출원 전에 스스로 공개해 온 경우, 그 공개행위가 오히려 등록디자인의 신규성을 부정하는 근거로 악용될 수 있는 상황에서  ‘신규성 상실의 예외’ 규정의 적용 범위가 문제된 사안이었습니다.

법무법인 필은 비교대상디자인과 의뢰인 회사 선행 디자인 사이의 유래·모방 관계, 선행 공개 디자인들 상호간의 동일성 및 신규성 상실의 예외 규정의 적용 범위를 충실히 소명하였고, 나아가 혼동 가능성에 관한 경쟁업체 측 주장까지 적극적으로 다투었습니다.

그 결과 의뢰인 회사는 등록디자인을 그대로 유지함으로써 경쟁업체의 디자인 도용 시도로부터 자사의 핵심 디자인 자산을 지켜낼 수 있었다는 점에서 의미가 큰 사건입니다.

・  관여 구성원

    진영광 대표  변호사  ⎢ 이준헌 파트너 변호사  ⎢  황윤나 소속 변호사